2006년 10월 1일 이후에 특허청에 접수되는 특허 출원, 실용신안등록 출원에 대하여는 이중출원제도를 대신하여 변경출원제도가 적용된다. 그리고 10월 1일 이전에 출원된 특허, 실용신안등록 출원에 대하여는 종전처럼 이중출원에 관한 규정이 적용된다.
특허와 실용신안은 그 등록요건, 보호 대상, 권리의 존속기간 등에 있어서 서로 다르다. 이러한 이유로 이중출원이나 변경출원 제도가 있다. 권리 등록의 가능성, 권리 보호의 필요 등을 포함하는 종합적인 관점에서, 실용신안 무심사 등록제도의 폐지와 함께, 변경출원 제도가 보다 효과적으로 이용될 필요가 있을 것이다.
이중출원은 원 출원(예를 들어, 특허출원을 기초로 실용신안등록출원으로 이중출원 할 경우 그 특허출원)을 그대로 유지하면서 새로운 출원을 하나 더 생성하는 것이며, 등록단계에서 원출원과 이중출원 중 하나만을 등록시킴으로써 동일한 내용의 두 개의 권리가 발생하는 문제를 해결한다.
그러나 변경출원은 원 출원의 출원 계속이 유지되지 않는다. 변경이라는 말이 의미하듯이 출원이 바뀌는 것이므로, 원 출원은 취하된 것으로 보고 변경된 출원만이 존재한다. 다만, 변경출원도 하나의 별개 출원이므로 별도의 출원 절차를 진행해야 한다.
적법한 변경 출원을 하기 위해서는 시기적 요건과 함께 변경출원의 내용적 한계 등이 만족되어야 하며, 적법한 변경 출원이 있는 경우, 변경출원의 출원일이 원 출원의 출원일로 소급되는 효과가 있다. 다만, 부적법한 변경 출원의 경우 출원일 소급의 효과가 적용되지 않는다. 또한, 심사실무는 변경출원이 부적법하여 그 소급효과를 인정하지 않는 경우에도 원 출원이 취하된 것으로 본다. 따라서 그 원출원이 취하되는 점 등을 고려할 때, 변경출원을 함에 있어서는 이중출원을 하는 것 보다 신중을 기할 필요가 있게 되었다.
변경출원을 한 후, 그 변경출원을 기초로 다시 변경출원을 할 수 있는가? 예를 들어, 실용신안등록출원(원출원)을 한 후, 특허출원으로 변경하였다가 다시 실용신안등록출원으로 변경하는 것이 가능한가 하는 것이 문제될 수 있다. 이에 대하여는 아직 특허청의 실무지침 등이 마련되지 않고 있으나, 재 변경출원을 법 상에서 명문 규정으로 금하지 않고 있으며, 법적 혼란을 야기하거나 할 여지가 없는 점 등에 비추어 허용되어야 할 것으로 보인다.
- 조영철 변리사
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